第十一場【現代國際法講堂】─ 李迺洪律師:跨國專利訴訟及授權談判經驗分享

主講人:李迺洪律師

記錄:政治大學吳東哲

2013.02.04

2013年2月4日,國際法研習營的第一天晚上,中華民國國際法學會邀請到李迺洪律師,分享專利談判的經驗。李律師畢業於台灣大學物理系,除了到美國哥倫比亞大學攻讀財務工程碩士,又拿到威斯康辛法學博士(JD)學位,並且先後在國內外從事律師、研發人員和交易員,集法律、技術、財務三種專業於一身,是跨領域的先鋒。在擔任奇美電子、雷凌科技,以及美商AMI內部法務及專利顧問期間,參與一系列專利訴訟攻防,對於談判的藝術與法律的實務應用有豐富的經驗。

申請專利應綜合考量

李迺洪律師在簡單的介紹專利權後,提及企業對申請專利權應有的態度。一直以來,多有論者認為申請專利並非保護技術的主要手段,尤其是當該國政府執行專利權的強度不足時。李律師對於申請專利則有較為正面的看法,認為只要產品的市場的利益龐大,向該國主管機關取得專利權成本低廉,仍可考慮在該國採策略性智財部局。原因無他,就是著眼於長期的排他效果,即使目前政府在執法上相對弱,只要專利權有效存在,在可見的將來制度也可能改善。

就算從短期的利益角度著眼,專利權仍有其他價值。雖然短期而言,專利權無法獲得保障,但是專利權的本身卻可能成為該國政府官員方便作事的理由。對於公司而言,此一理由本身就可能創造出超過其申請成本的利益。

總而言之,申請專利與否,關係到產品特性、生產地點、市場,但對於該國政府的執法能力,則建議從長遠的利益著眼。

案例討論律師該給甚麼建議?

接著,李律師以案例時間軸的方式,模擬一個公司法務在不同階段,所要面對的問題。比方說,在接到專利侵權通知前,可以視情況在送達方面爭取反應時間,又或者是已經接到了專利侵權通知,應該採取甚麼樣的對策。李律師特別提醒,法律人除了根據專業,也應該就公司狀況和整體產業環境做考量,至少就技術等級差距僅一年或數個月電子業而言,輕易地建議電子公司停產會影響到公司長期競爭力。負責任地從公司內部了解問題之所在,並加以處理,應該是公司法律顧問的專業,也是堅持。

溝通順暢是官司成敗的關鍵

專利的訴訟談判,首先要講的就是參與者。而公司的制度與分工,在談判者的組成上有重大影響。在專利訴訟之中,一方主要的參與者可分為兩大部分:公司與事務所。公司和事務所的決策者分別是法務長和合夥人,但實際上對於案件了解最深的,是公司的次級法務主管,還有事務所的負責律師。李律師認為,這種決策者和參與者分開的體系,在某種程度上創造了一些資訊不對等,甚至是敵對陣營可以操作的漏洞,組織越龐大的公司,越應該注意這種風險。身為公司的法律顧問,也有責任防止這些漏洞,並於訴訟過程中可利用對方的資訊不對稱問題給予打擊。